Uso de marcas en Internet

Autor: Javier Prenafeta

Los nombres de dominio no son más que denominaciones sencillas para identificar equipos conectados a la red. Su regulación es la culpable de las limitaciones y problemas que plantean y que, en caso de conflicto con una marca u otro signo distintivo, decaigan frente a éstos. Únicamente en caso de considerarse marca notoria podría prosperar, pero los requisitos que exige la jurisprudencia son muy rigurosos, y en realidad la salvación no vendría por la normativa sobre nombres de dominio sino precisamente por la de marcas.

Así que si realmente quieren un distintivo o denominación con fuerza legal, no se conformen con los nombres de dominio. Es curioso ver cómo por parte de algunas empresas de nueva creación existe un afán por agotar todas las posibilidades de éstos en sus distintos niveles, a fin de evitar su ocupación por terceros, pero se olvidan los signos distintivos de toda la vida, a pesar de que consituyen un activo empresarial de primera línea y, en mi opinión, mucho más importantes. Y la ocupación de marcas también existe.

Al margen de esto, en cuanto al uso de marcas en Internet conviene saber algo más.

Sucede con las marcas que deben usarse dentro de un plazo determinado (cinco años desde la publicación de su concesión), o bien caducan. El titular frente al que se ejerza un acción de caducidad debe poder demostrar, llegado el caso (art. 58 de la Ley), que ésta sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

Nuevamente se trata de requisitos ligados al territorio, pues dicho uso debe acreditarse en los países en los cuales se ha registrado, lo cual choca con Internet. La inclusión o referencias a una marca en una página web no es suficiente, primero porque eso se equipara al uso de catálogos, lo que no prueba por si sólo la venta de productos o la prestación de servicios, ni constituye, según la jurisprudencia, uso real y efectivo. En segundo lugar, porque los sitios web tienen un acceso y alcance mundial, de lo que no cabe deducir, a menos que se proporcionen elementos consistentes, que exista un uso referido expresamente a un ámbito territorial concreto. Piensen que del idioma de un sitio web no se deduce, en principio, otra cosa que la orientación del mismo hacia un colectivo de hablantes, independientemente de su residencia física.

Es decir, que quien haya registrado una marca, por ejemplo en España, para identificar los productos o servicios que ofrece o presta por medio de Internet, deberá poder demostrar su uso concreto en este país, o se expone a perderla.

La Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, adoptada en 2001 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, proporciona una serie de pautas para contemplar esta regulación bajo el prisma de las complejidades de la red. En concreto, establece algunos de los factores que pueden determinar dicho uso efectivo en un Estado miembro. Me remito al artículo 3 de la Recomendación, que por otro lado no tienen carácter exhaustivo.

En los casos de comercio electrónico, es más sencillo acreditar ese efecto comercial con un determinado país, simplemente porque existirá un envío y recepción de mercancías, pero si hablamos de servicios, además de los datos de facturación, la conservación de datos relativos a las visitas o accesos adquiere una nueva dimensión. La falta de prueba de las alegaciones deja a éstas en meras afirmaciones, así que tengan en cuenta que es importante contar con los elementos suficientes para, llegar el caso, poder rebatir acciones de este tipo.

Si quieren añadir complejidad, cuenten que para que el uso se considere efectivo debe tener cierta entidad en el ámbito territorial concreto, esto es, ser significativo atendiendo a la naturaleza del producto y a la envergadura de la empresa, por lo que no es suficiente con simplemente vender o prestar servicios en España.

Fuente: Javier Prenafeta